商標(biāo)侵權(quán)人獲利不需要特意調(diào)查
更新時(shí)間：2020-12-01 16:14:57
最高法院周四在Romag Fasteners，Inc.訴Fossil，Inc.案中?做出的裁決通過(guò)裁定原告可以在不證明“故意”侵權(quán)的情況下收回侵權(quán)人的利潤(rùn)而大大擴(kuò)展了可用于商標(biāo)侵權(quán)的貨幣減免，這是下級(jí)法院采用的先決條件某些巡回法院以前曾將非法所得歸為非法。
根據(jù)《蘭納姆法》（Lanham Act），商標(biāo)所有者可以在商標(biāo)受混淆或原產(chǎn)地名稱錯(cuò)誤的情況下（根據(jù)公平原則）追回被告侵權(quán)人的利潤(rùn)。15 USC§1117（a）。雖然第1117（a）節(jié)要求顯示“故意”侵權(quán)行為以追回侵權(quán)人的商標(biāo)稀釋索賠利潤(rùn)，但該法并未明確要求對(duì)其他類型的侵權(quán)索賠采取故意行為。下級(jí)巡回法院在“蓄意”是否是對(duì)非法所得的隱含要求方面存在分歧。最高法院已證實(shí)答案為“否”。
為了解決分歧并認(rèn)定并非故意侵權(quán)，法官在原告Romag Fasteners對(duì)Fossil，Inc.的侵權(quán)訴訟中表示支持。制造磁性按扣的Romag與銷售皮革手袋，手表和手表的Fossil合作。其他產(chǎn)品，在化石產(chǎn)品中使用Romag緊固件。Romag聲稱發(fā)現(xiàn)Fossil的海外制造商在使用Fossil的知識(shí)后使用偽造的Romag緊固件后提起訴訟。陪審團(tuán)認(rèn)為，化石“無(wú)情地對(duì)待”了羅馬格的權(quán)利，但駁回了羅馬格關(guān)于化石故意行事的主張。由于第二巡回法院要求原告要求賠償被告的利潤(rùn)，必須證明侵權(quán)行為是故意的，因此拒絕了Romag要求提供680萬(wàn)美元利潤(rùn)的請(qǐng)求。
在上訴中，F(xiàn)ossil辯稱，認(rèn)定故意侵權(quán)是《蘭納姆法》所要求的公平原則的重要組成部分。但是，大法官拒絕了這一論點(diǎn)，并指出這種解釋是假定國(guó)會(huì)打算在《蘭納姆法》的某些部分中隱含故意要求，同時(shí)在該法的其他地方也明確提出了要求。
但是，尼爾·戈拉奇法官（Neal Gorsuch）指出，雖然對(duì)《法案》的通讀并不構(gòu)成要求，但“故意”仍然是法院在評(píng)估對(duì)被告利潤(rùn)的裁決時(shí)要考慮的重要因素。“毫無(wú)疑問(wèn)，商標(biāo)被告的精神狀態(tài)對(duì)于確定利潤(rùn)分配是否適當(dāng)是一個(gè)非常重要的考慮因素。但是，承認(rèn)這一點(diǎn)與堅(jiān)持恢復(fù)Fossil進(jìn)展的不靈活的前提條件相去甚遠(yuǎn)。”?塞繆爾·阿里托法官（Samuel Alito）同意他的觀點(diǎn)，并指出“有關(guān)當(dāng)局，特別是《蘭納姆法案》前的判例法表明，在根據(jù)第1117（a）條授予利潤(rùn)方面，故意是非常重要的考慮因素，但不是絕對(duì)的先決條件。”
法官索尼亞·索托馬約爾（Sonia Sotomayor）僅在判決中表示同意，并指出她的大法官們未能區(qū)分“故意”和“無(wú)辜”侵權(quán)，并指出“一個(gè)地區(qū)法院不會(huì)因無(wú)辜或誠(chéng)實(shí)信用商標(biāo)獲得的利潤(rùn)裁定”。與第1117（a）條中提及的“公平原則”相符。”?索托馬約爾大法官的評(píng)論貫穿了化石進(jìn)一步的政策論點(diǎn)，即為了阻止“毫無(wú)根據(jù)”的商標(biāo)訴訟，有必要提出故意要求。
預(yù)計(jì)周四的裁決會(huì)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)行為產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。正如被告所指出的那樣，該裁決可能導(dǎo)致商標(biāo)訴訟涌入，否則原本無(wú)法獲得損害賠償。因此，公司應(yīng)注意在某些情況下可能會(huì)增加新的損害賠償，并在制定商標(biāo)搜索策略以及與第三方商標(biāo)互動(dòng)的政策時(shí)應(yīng)考慮到這一點(diǎn)。
值得注意的是，周四的裁決可能會(huì)大大增加與尋求貨幣化的實(shí)體提起訴訟的成本，而這些實(shí)體卻沒(méi)有可信的消費(fèi)者混淆或可保護(hù)商標(biāo)權(quán)益的可靠證據(jù)。它還可能會(huì)改變確定侵權(quán)案件是否具有經(jīng)濟(jì)意義的計(jì)算方法。
