最高法院將如何解決商標利潤追回中的分歧?
更新時間:2020-12-01 15:55:45
從現(xiàn)在開始的兩周后,即2020年1月14日,最高法院將在Romag Fasteners,Inc.訴Fossil,Inc?.一案中進行口頭辯論。關于長期存在的分歧,即在第43(a)條商標侵權案中是否故意侵權是判給利潤的必要先決條件。
根據(jù)《蘭納姆法》(Lanham Act),在商標侵權案件中勝訴的原告有權根據(jù)公平原則,選擇對其損害進行金錢賠償或對侵權人的利潤進行侵害。15 USC§1117(a)。但是,金錢救濟不是必須的,禁令救濟的授予更為普遍。補救措施是使原告人完整。盡管存在剝奪利潤的行為,但這并不是懲罰性的–從理論上講,它在難以證明實際損失的情況下可作為實際損失的代理,或者可作為防止不當?shù)美蜃柚刮磥戆l(fā)展的手段侵權。
25年前,在喬治·巴施公司訴Blue Coral,Inc.案中,第二巡回法院(986 F.2d 1532(Cir。1992))采用了本身的故意標準,以適應當時的現(xiàn)行重述不公平競爭”,以維護這些“公平原則”。蓄意的發(fā)現(xiàn)將避免意外收獲的風險超過被認為適當?shù)膿p害。在第二,第八,第九,第十和直流巡回案件中,故意剝奪利潤的先決條件長期存在。
在1999年對《蘭納姆法》(Lanham Act)進行修訂以增加單獨的稀釋要求之后,國會明確提出了一項故意條款,要求根據(jù)第1117(c)條授予稀釋利潤,但對第1117(a)條中的故意條款保持沉默。未能在第1117(a)節(jié)中添加可比的語言,導致一些巡回法院駁回了傳統(tǒng)的要求,即利潤必須有不良意圖,理由是,鑒于《蘭納姆法》(Lanham Act)的其他情況明確提及了故意,因此法定條款中沒有關于金錢損害的規(guī)定根據(jù)第1117(a)條作出的裁決意味著故意不是前提。巡回分案意味著第三巡回原告可以獲得侵權人的利益,而不論侵權人的意圖如何。在第二巡回賽
在Romag,聯(lián)邦巡回法院(適用Second Circuit法)裁定,出售給手袋制造商Fossil的磁性緊固件制造商Romag無權剝奪Fossil的利潤,盡管陪審團裁定發(fā)現(xiàn)侵權和咨詢性利潤裁決。當Romag確定Fossil正在從Romag的授權工廠購買假冒的Romag緊固件時,便產(chǎn)生了訴訟。Romag辯稱,化石應該知道它是在合法商品中購買假貨。陪審團認為化石對商標負有責任以及專利侵權,陪審團還裁定雙方都不是故意的,因此在第二巡回法院,地方法院駁回了陪審團的咨詢利潤裁決。聯(lián)邦巡回法院表示肯定,承認第二巡回法院的先例和巡回法院的分裂。
羅馬涅(Romag)辯稱,由多個巡回法院強加的故意標準與該法規(guī)背道而馳,該法規(guī)在第1117(a)節(jié)中未提供此類限制。Romag指出,除了第1117(a)節(jié)的通俗易懂的語言中沒有“故意”之外,版權和專利訴訟中的金錢減免不是先決條件。Fossil認為,進行會計核算必須要有意圖,因為這是混淆分析可能性的一個要素,并且最終是根據(jù)公平原則告知在審判的損害階段進行銷毀是否適當?shù)囊蛩亍?br />
故意標準從根本上很容易應用,但它卻從法院的授權中脫穎而出,以公平原則為基礎進行救濟。金錢救濟的目的是使原告成為一個整體,而不是給其以意外之財,也不施加懲罰。的確,如果僅憑強制令就可以構成原告的全部,那可能是唯一的補救辦法。
如果裁決是損害賠償?shù)拇砣耍瑒t法院在考慮多種因素(包括商標的實力,產(chǎn)品的競爭市場,提起訴訟的延遲,意圖以他人的商標進行交易)的情況下,可以減少意外收益的風險。以及任何其他相關的事實。僅當存在某些不良意圖時,基于不當?shù)美蛲乩碚摰暮怂悴藕虾踹壿嫛?br />
值得注意的是,最高法院僅在商標侵權,虛假背書或從屬關系的第43(a)條中授予證明書,而不考慮Lanham Act第43(a)條的虛假廣告部門。盡管根據(jù)第1117(a)條獲得的通過侵害利潤進行追償?shù)臋嗬瑯舆m用于《蘭納姆法》虛假廣告案件,但這些案件所涉及的陳述要么字面上是虛假的,要么是真實的,但很可能會被誤解,并受到審查意圖,實質性和傷害性。鑒于虛假廣告案的態(tài)勢與第43(a)條商標的區(qū)別?侵權案依賴于不同的多因素測試,目前尚不清楚法院的最終裁決在確定《蘭納姆法》虛假廣告案的救濟時將具有何種重要性。